Неохраняемый элемент в товарном знаке. Что проверить перед регистрацией

Многие производители намеренно включают в свой товарный знак элементы, которые указывают на виды деятельности, товар и место его производства и пр. Так они повышают его информативность. Однако есть уникальные слова или лого-элементы, а есть универсальные, которые нельзя запрещать использовать другим производителям. В противном случае владелец бренда «молоко» смог бы монополизировать все аналогичное производство и запрещать выводить на рынок товар «молоко».

Полностью запретить отражать универсальные элементы в товарных знаках не получится, поскольку они помогают потребителю ориентироваться в многообразном мире брендов. Это общественный интерес, который нельзя игнорировать. В итоге стали появляться товарные знаки, которые содержат элементы без самостоятельной правовой охраны. Их вправе использовать другие лица (приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12).

Чтобы Роспатент не отказал в регистрации обозначения с неохраняемыми элементами, необходимо проработать все спорные моменты. Например, выяснить, что является неохраняемым элементом в знаке, оценить его расположение и общее зрительное впечатление. Законодатель подробно об этом не написал, поэтому рассмотрим примеры, как это происходит на практике.

Потенциал идентификации

Почти для любого неохраняемого элемента можно получить защиту. Для этого необходимо подтвердить его различительную способность. То есть нужно доказать, что некоторые черты товарного знака создают у потребителя ассоциацию с производителем. Представим, что в стране есть только один производитель молока и все потребители об этом знают. В таком случае есть шанс сделать элемент «молоко» охраняемым. На практике, конечно, такая ситуация невозможна, но механизм доказывания различительной способности для более очевидных случаев часто используют при регистрации знаков. Пример — телеканал СТС, который добился регистрации изначально неохраняемого элемента «СТС».

У каждого элемента разный потенциал в том, насколько его можно идентифицировать с конкретным производителем. Есть зарубежный пример того, как доказывать идентифицирующую роль обозначения. В США часто используют систему спектра. На одном его конце уникальные обозначения, которые идентифицируют товары или услуги. На другом — универсальные, установить ассоциативную связь с конкретным производителем у которых практически невозможно. Большинство обозначений находится между крайними точками спектра. Чем ближе обозначение к универсальному, тем сложнее доказывать его идентифицирующую роль (jdsupra.com).

В России существует два способа, как добиться охраны для обозначений, близких к универсальным. Законодатель закрепил их в ст. 1483 ГК. Первый способ — подтвердить, что правообладатель использовал обозначение длительно и интенсивно в отношении конкретных товаров и услуг. В результате оно приобрело различительную способность. Второй способ — доказать оригинальность компоновки неохраняемых элементов, в результате которой обозначение стало запоминающимся в глазах потребителей и идентифицирует конкретную продукцию.

Расположение

Если правообладатель не претендует на охрану элемента в обозначении, то доказывать различительную способность, возможно, не придется. Однако и в данной ситуации необходимо соблюдать ряд правил. В частности, неохраняемый элемент не должен занимать доминирующее положение в знаке. И с этим на практике возникают проблемы. Дело в том, что Роспатент разработал критерии, с помощью которых определяет доминирование. Ведомство перечислило их в приказе ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12. Однако все они преломляются через сознание субъекта восприятия и дают разные результаты в отношении похожих ситуаций. Например. Роспатент не станет регистрировать обозначение, если неохраняемый элемент расположить в центре крупным шрифтом. В методических указаниях есть образец:

Несмотря на это, ведомство зарегистрировало знак, на котором неохраняемый элемент расположен в центре и исполнен крупным шрифтом. Регистрационный номер 799672:

Вероятно, в данном случае аргументы в пользу регистрации данного обозначения связаны с тем, что на нем яркий образ божьей коровки на листе. Он перетягивает на себя внимание потребителей. Хотя это спорный момент, учитывая очевидную доминанту неохраняемого элемента.

Элементы, приближенные к универсальным

К неохраняемым элементам можно отнести те, которые не имеют потенциала различительной способности в принципе без соотношения с каким-либо товаром. Например, цифры, отдельные буквы, простые геометрические фигуры, их сочетание и пр. Особое место в этой категории занимают общепризнанные символы и термины. К первым, например, можно отнести условные обозначения для стирки одежды. Термины — это устоявшиеся обозначения в производстве, технике и науке. Например, альграфия — это способ печати, а кегль — размер шрифта и пр. Другая значительная группа — это элементы, на которые для одних видов товара нельзя получить охрану, а для других можно. Например, описательные, то есть характеризующие товары и услуги (наименование, качество, способ и место производства и пр.)

Весь список элементов, на которые невозможно получить охрану, законодатель перечислил в п. 1 ст. 1483 ГК. Подробностей по каждому элементу этого перечня нет, поэтому на практике возникают спорные ситуации. В отношении цифр, отдельных букв в товарном знаке не появляется особых вопросов по поводу того, почему их нельзя охранять. Проблемы возникают, например, с сочетанием простых геометрических фигур. В некоторых случаях компоновка примитивных форм может быть настолько оригинальной, что получит защиту в качестве охраняемого элемента товарного знака. Вопрос только в том, как определить неординарность сочетания.

Проблема того, как определить уникальность сочетания из универсальных фигур, актуальна не только для российского правопорядка. Так, 21 апреля 2015 года Общий суд ЕС (EGC) отменил регистрацию торговой марки Louis Vuitton в Европейском союзе для двух версий рисунка в виде шахматной разметки. Это фирменный принт под названием Damier:

Louis Vuitton использует этот принт с первых дней существования своего бренда, то есть с 1889 года. Причиной отмены послужило отсутствие оригинальности принта, так как такое сочетание элементов уже известно из гобелена, который начали производить в 1070 году (jdsupra.com).

Уникальность в зависимости от видов деятельности

Одно и то же обозначение может описывать одни товары, быть ложным в отношении вторых и фантазийным — по отношению к третьим. Фантазийность элемента предполагают в случаях, когда обозначение напрямую не ассоциируется с товарами и услугами. Например, словом «кинза» можно описать свежие ароматические травы из 31-го класса МКТУ. Однако такой элемент будет создавать ложное восприятие в отношении одежды из 25-го класса, а для услуг кафе — фантазийное.

Компания, которая производит кисломолочную продукцию «Локо Моко» столкнулась с проблемой того, как одна и та же фраза вызывает различное восприятие. Заявку на регистрацию знака организация подала в отношении товаров 29-го класса. В него входят, помимо прочего, такие товары, как мясо, рыба, птица, дичь, овощи и фрукты консервированные, желе, варенье, компоты, а также разные молочные продукты. Роспатент отказал в регистрации обозначения и объяснил это тем, что локо-моко — популярное блюдо гавайской кухни, которое представляет собой жареное мясо с яйцом на рисовой подушке с овощами. Следовательно, для части товаров обозначение носит описательный характер. А в отношении кисломолочных способно вводить потребителя в заблуждение, так как он, покупая йогурт, будет уверен, что тот содержит мясо, яйца, специи и пр. В процессе судебного разбирательства компания провела социологический опрос, чтобы собрать информацию о том, каким образом люди воспринимают обозначение. Результат показал, что только 0,1 процента из всех людей идентифицируют его как блюдо гавайской кухни. Роспатент посчитал, что этого достаточно для установления общественного интереса, который необходимо защищать. Ведь даже это небольшое количество потребителей может быть введено в заблуждение.

СИП не поддержал позицию Роспатента. Он указал на три группы товаров и услуг по отношению к нему: «разделение товаров и услуг на две группы (описательные и ложные) без анализа правдоподобности вызываемых у потребителей ассоциаций является нарушением методологических подходов к оценке обозначения» (постановление СИП от 09.03.2021 по делу № СИП-843/2019). Обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака.

С проблемой восприятия разбирался СИП и в отношении обозначения ICEKRIM. Суд указал, что описательное оно в отношении товаров, которые представляют собой продукты, относящиеся к мороженому, содержат в своем составе мороженое. В отношении товаров «карамель [конфеты], «конфеты» — ложное. В отношении таких товаров и услуг, как «аренда помещений для проведения встреч; закусочные; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров» — фантазийное (решение СИП от 09.09.2020 по делу № СИП-1081/2019).

Судебный подход

Чтобы определить факт нарушения, суд анализирует общее зрительное впечатление обозначений. Если неохраняемый элемент занимает второстепенное значение в знаке, то при сравнении с обозначением нарушителя на него можно не обращать внимание. Если это не так, то нужно обратить внимание на вид шрифта, которым написан элемент, графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написано слово, цвет или цветовое сочетание (постановление СИП от 15.07.2020 по делу № А40-237872/2018).

Вопрос сходства товарного знака и промышленного образца потенциального нарушителя проверял суд в деле СИП-408/2021. Он сделал вывод о том, что цифры и буквы вокруг изображения клевера на товарном знаке истца расположены на периферии, мелким шрифтом и не оказывают влияние на общее зрительное впечатление:

Поэтому сравнение с промышленным образцом ответчика он произвел по изображению клевера. В итоге суд пришел к выводу, что этикетка действительно способна ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя:

Если неохраняемыми элементами, как в предыдущем примере, пренебречь невозможно, то переходим ко второму шагу и применяем критерии, выработанные в судебной практике. В частности, вид шрифта, которым написан элемент, графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написано слово, цвет или цветовое сочетание. Именно такие критерии применил суд, который рассматривал вопрос сходства знака правообладателя и обозначения нарушителя (постановление СИП от 15.07.2020 по делу № А40-237872/2018).

В теории сравнить два обозначения с неохраняемым текстом кажется легко. На практике происходит иначе. Приходится абстрагироваться от смыслового значения, так как оно не должно влиять на сходство. Однако психологически крайне сложно заставить себя не читать текст на языке, который знаком. Ведь в таком случае воспринимается не графическое изображение написанного, а его смысл. Чтобы избежать этого, воображайте в голове картинки с текстом в виде иероглифов или заменяйте буквы на нечитаемый символ.

Чтобы оценить, какую защиту получит обозначение, сначала выявите неохраняемый элемент. Затем оцените его роль в общем зрительном впечатлении от знака в целом: доминирует или нет. Кроме того, проверьте возможность преобразовать элемент в охраняемый, например, из-за длительного использования или оригинальности компоновки. Если необходимо, то доработайте товарный знак, чтобы неохраняемый элемент не доминировал в товарном знаке. После этого можете готовить знак к регистрации.